美國發(fā)明專利常見駁回情況及應(yīng)對措施

在美國申請專利，要經(jīng)過嚴(yán)格的實(shí)質(zhì)審查程序，在這個(gè)過程中，審查員會對申請是否滿足專利法規(guī)定的可專利性進(jìn)行審查，并會發(fā)出審查意見通知書，申請人需要及時(shí)答復(fù)才能保證審查的正常進(jìn)行，因此，熟悉審查意見并進(jìn)行答復(fù)是申請專利時(shí)必不可少的一步，不僅有利于提高專利授權(quán)的效率，還能節(jié)省費(fèi)用。

 

美國發(fā)明專利申請進(jìn)入全面審查階段，申請人會收到三種審查意見通知，包括，Non-final Rejection、Final Rejection和Advisory Action。

 

3種審查意見

 

1.Non-final Rejection (NFR)—非終審駁回：

 

申請收到的第一個(gè)審查意見或是RCE之后的第一個(gè)審查意見，表示審查員第一次提出至少一個(gè)影響申請獲得授權(quán)的新問題。

 

2.Final Rejection (FR)—終審駁回：

 

申請人在答復(fù)先前審查意見時(shí)沒有完全解決或克服所有的問題的情況下，審查員下發(fā)的最終駁回，也有少數(shù)情況下第一個(gè)審查意見是Final Rejection。

 

3.Advisory Action—咨詢意見書：

 

申請人對Final OA的答復(fù)未能使得申請?zhí)幱谀鼙皇跈?quán)，則申請人會收到Advisory Action（簡稱AA）。需要強(qiáng)調(diào)的是，AA可以看作是Final OA的延伸，即AA的答復(fù)期限等于Final OA的答復(fù)期限。

 

Non-final Rejection與Final Rejection，申請人一般可能還會同時(shí)收到另外兩份文件，一個(gè)是審查員引用文獻(xiàn)（references cited by examiner），另一個(gè)是申請人提交并被審查員參考的文獻(xiàn)（list of references cited by applicant and considered by examiner）

 

Non-final Rejection & Final Rejection審查意見是對專利性的全面審查的意見，涉及實(shí)質(zhì)性駁回的通常有以下幾類

 

 

OA類型匯總

 

 

駁回類型及應(yīng)對措施

 

1.限制要求

 

對于初審合格的美國專利申請，審查員在進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查前先對其是否符合美國專利法第121條的限制要求進(jìn)行審查，如果一件申請的權(quán)利要求中存在兩項(xiàng)以上相互獨(dú)立或相互區(qū)別的發(fā)明時(shí)，審查員可以發(fā)出限制要求通知書，要求申請人將本申請限制在其中一項(xiàng)發(fā)明，即要求申請人選擇本申請所要保護(hù)的發(fā)明。對于其他未選擇保護(hù)的發(fā)明，申請人可以提出分案申請。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起2個(gè)月，最多可延長4個(gè)月，但需繳納相應(yīng)延期費(fèi)。

 

應(yīng)對措施：針對限制要求通知的答復(fù)中，申請人必須在多個(gè)發(fā)明之間做出選擇，但可以同時(shí)提交對限制要求通知的反對意見，陳述本申請不滿足限制要求的兩個(gè)基本條件之一的理由。

 

2.非最終審查意見

 

通常是申請?jiān)趯?shí)審階段收到的第一封審查意見或是請求繼續(xù)審查后的第一個(gè)審查意見，表示審查員首次提出該專利申請至少存在一個(gè)影響授權(quán)的新問題。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起3個(gè)月，最多可延長3個(gè)月，但需繳納相應(yīng)延期費(fèi)。

 

應(yīng)對措施：針對審查員提出的缺陷，申請人必須做出答復(fù)或修正，同時(shí)，還可以對權(quán)利要求或申請文件其他內(nèi)容進(jìn)行修改來客服缺陷。如果缺陷得以克服，并且申請人的回復(fù)中沒有引入新的缺陷，審查員可能會向申請人發(fā)出授權(quán)通知書。

 

3.最終審查意見

 

申請人在答復(fù)非最終審查意見時(shí)沒有完全解決或克服所有的問題而導(dǎo)致該專利申請無法授權(quán)時(shí)，審查員會下發(fā)最終審查意見，同時(shí)，會告知申請人相應(yīng)的救濟(jì)措施。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起3個(gè)月，最多可延長3個(gè)月，但需繳納相應(yīng)延期費(fèi)。

 

應(yīng)對措施：終審意見通知發(fā)出后，申請人理論上不能再對權(quán)利要求進(jìn)行修改。如需對權(quán)利要求進(jìn)行修改，且改動不大，可考慮先答復(fù)終審意見通知書并同時(shí)提出AFCP2.0請求，從而有一定機(jī)會說服審查員，免去提出RCE帶來的時(shí)間和資金成本。如果認(rèn)為問題不容易克服，想要使實(shí)質(zhì)審查流程回到最初，可以提出RCE并繳納規(guī)定的費(fèi)用，使審查員重新進(jìn)行審查。

 

4.勸告書

 

申請人針對終審意見通知書提交的答復(fù)如果仍然不能說服審查員，致使申請不能被授權(quán)，此時(shí)審查員發(fā)出的審查意見通知書為勸告書，提示申請人可以就終審意見提交RCE或提出上訴。

 

答復(fù)期限：可以將勸告書看作是最終審查意見的延伸，所以答復(fù)期限為最終審查意見發(fā)文日起的3個(gè)月，最多可延長3個(gè)月，但需繳納相應(yīng)延期費(fèi)。

 

應(yīng)對措施：通常情況下，已經(jīng)不允許申請人對權(quán)利要求或申請文件其他內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，但是申請人可以根據(jù)自身實(shí)際情況選擇不同的應(yīng)對方式，例如提交RCE并繳納相關(guān)費(fèi)用重新進(jìn)行審查或針對當(dāng)前權(quán)利要求，就現(xiàn)有技術(shù)和可專利性的實(shí)質(zhì)性問題向?qū)＠麑徟泻蜕显V委員會提出上訴。
 

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