王老吉百家姓特別版-讓山寨降火涼涼

在防御商標(biāo)注冊(cè)方面出圈的牌子上一個(gè)是海底撈，然而海底撈與王老吉的防御商標(biāo)比起來缺少了實(shí)際使用的證據(jù)，王老吉不但制造與保留了這些防御商標(biāo)的使用證據(jù)，還能溢價(jià)賣出這些特別包裝的涼茶（在臨近春節(jié)的時(shí)候推出特別包裝），稱得上一舉兩得，一箭雙雕。商標(biāo)用于防御性注冊(cè)是必不可少的保護(hù)布局，但是大量不以實(shí)際使用為目的的申請(qǐng)注冊(cè)，存在認(rèn)定為惡意注冊(cè)駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

（圖源：王老吉淘寶官方旗艦店）

不以使用為目的的惡意注冊(cè)

1.法律法規(guī)

《商標(biāo)法》第四條自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。

《規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為若干規(guī)定》

第三條申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。不得有下列行為：

（一）屬于商標(biāo)法第四條規(guī)定的不以使用為目的惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的；

第五條對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)部門發(fā)現(xiàn)屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定的不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)依法駁回，不予公告。

具體審查規(guī)程由商標(biāo)注冊(cè)部門根據(jù)商標(biāo)法和商標(biāo)法實(shí)施條例另行制定。

第八條商標(biāo)注冊(cè)部門在判斷商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)是否屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定時(shí)，可以綜合考慮以下因素：

（一）申請(qǐng)人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)數(shù)量、指定使用的類別、商標(biāo)交易情況等；

（二）申請(qǐng)人所在行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況等；

（三）申請(qǐng)人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊(cè)行為、侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的情況；

（四）申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人有一定知名度的商標(biāo)相同或者近似的情況；

（五）申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與知名人物姓名、企業(yè)字號(hào)、企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱或者其他商業(yè)標(biāo)識(shí)等相同或者近似的情況；

（六）商標(biāo)注冊(cè)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的其他因素。

2.適用要件

“不以使用為目的”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實(shí)際使用商標(biāo)可能性。《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的商標(biāo)囤積等惡意申請(qǐng)行為，其不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。

以下情形不適用《商標(biāo)法》第四條：

(1) 申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或者近似的商標(biāo)；

(2) 申請(qǐng)人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)。

3.考慮因素

判斷是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)審查程序以發(fā)現(xiàn)的線索為主，異議、評(píng)審程序以在案證據(jù)為主，可以綜合考慮以下因素。

3.1申請(qǐng)人基本情況

包括存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短；注冊(cè)資本實(shí)繳情況；所在行業(yè)領(lǐng)域及經(jīng)營(yíng)范圍的具體情況;經(jīng)營(yíng)情況是否正常，是否存在吊銷、注銷、停業(yè)、清算等非正常情形。

3.2申請(qǐng)人提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)整體情況

包括申請(qǐng)人累計(jì)申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)量及指定商品或者服務(wù)類別；申請(qǐng)人提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的時(shí)間跨度情況；申請(qǐng)人短期內(nèi)新提交的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的數(shù)量及指定商品或者服務(wù)類別等。

3.3商標(biāo)具體構(gòu)成情況

包括申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是否與他人有一定知名度或顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)相同或者近似;是否包含行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點(diǎn)名稱、行業(yè)術(shù)語等公共資源；是否包含知名人物姓名、企業(yè)字號(hào)、電商名稱、他人知名并已產(chǎn)生識(shí)別性的廣告語、美術(shù)作品、外觀設(shè)計(jì)等其他商業(yè)性標(biāo)識(shí)等。

3.4申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)過程中及取得商標(biāo)注冊(cè)后的行為

包括申請(qǐng)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)過程及取得商標(biāo)注冊(cè)后，將商標(biāo)向第三方售賣或轉(zhuǎn)讓，且未能有效舉證其售賣或轉(zhuǎn)讓前具有使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)過程及取得商標(biāo)注冊(cè)后，具有出于牟取不正當(dāng)利益的目的，積極向他人兜售或公開售賣商標(biāo)、脅迫他人與其進(jìn)行商業(yè)合作，或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金、訴訟和解費(fèi)等行為的。

3.5異議、評(píng)審程序中相關(guān)證據(jù)的情況

包括異議、評(píng)審程序有證據(jù)證明申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)缺乏真實(shí)使用意圖，或取得商標(biāo)注冊(cè)后，既無實(shí)際使用行為，也無準(zhǔn)備使用行為，申請(qǐng)人未能有效舉證其使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的；異議、評(píng)審程序有證據(jù)證明系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人僅以系爭(zhēng)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)他人發(fā)起侵權(quán)投訴或訴訟以牟取不正當(dāng)利益的。

3.6其他考慮因素

包括但不限于：

(1)申請(qǐng)人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊(cè)行為、侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的情況；

(2)申請(qǐng)人因惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)或商標(biāo)侵權(quán)行為被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信名單等情況；

(3)與申請(qǐng)人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織累計(jì)申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)量、待審查商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量、指定商品或者服務(wù)類別情況；

(4)與申請(qǐng)人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織的商標(biāo)實(shí)際交易、要約、要約邀請(qǐng)情況。

上述因素一般在異議、評(píng)審程序中予以考慮。

王老吉防御商標(biāo)

首先黃老吉申請(qǐng)的大量商標(biāo)都與原商標(biāo)近似，并不存在過度保護(hù)與濫用保護(hù)權(quán)的嫌疑，其次黃老吉申請(qǐng)這個(gè)是具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，并且黃老吉這個(gè)行為不以謀取不當(dāng)利益為目的，因此并不構(gòu)成惡意與不以使用為目的注冊(cè)。不過黃老吉也不是所有的“老吉”都注冊(cè)下來，由此可知防御性商標(biāo)并沒有特殊的申請(qǐng)權(quán)限與審理標(biāo)準(zhǔn)。如果有在先注冊(cè)的商標(biāo)阻礙，除了使用撤三、無效或者授權(quán)、購(gòu)買等方式取得該商標(biāo)名稱的使用權(quán)，并沒有其他捷徑可走。